禁止重复授权原则解读

一、引言

2008年12月27日，第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过了《关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》。《08修正案》第4条规定：“同样的发明创造只能被授予一项专利权。”这一规定就是“禁止重复授权”原则的法律依据。

此前，国务院于2001年6月15日发布的《专利法实施细则》第13条第1款与《08修正案》第4条的规定基本相同。①《08修正案》增加“禁止重复授权原则”不仅可以提升禁止重复授权原则的法律位阶，而且使专利制度得以完善。

我国现行《专利法》为了确保对同样的发明创造只授予一项专利权，第9条规定了先申请原则，②第22条第2款后半段规定了否定专利申请新颖性的冲突申请，③以及第45条规定了专利权无效宣告制度。④此三项规定基本能够解决除同一申请人就同样的发明创造提出的专利申请可能被授予两项专利权之外的其他问题。但是，在该修正案于2009年10月1日生效后，专利局可以根据新颁布的《专利法》第9条第2款规定的先申请原则和第22条第2款关于“新颖性”的规定，确保任何人在不同申请日就同样的发明创造先后提出的专利申请只能被授予一项专利权。因此，禁止重复授权原则所解决的是不同的专利申请人在同一申请日就同样的发明创造提出的专利申请不得重复授予专利权的问题。但是，该修正案第4条后半句规定，同一申请人在同一申请日就同样的技术分别提出实用新型专利申请和发明专利申请的，则可以先被授予实用新型专利权，而后再进行选择。该申请人可以在放弃在先获得的实用新型专利权的同时，被授予发明专利权。

在此有两个问题：第一，如果该申请人的发明专利申请在其先获得的实用新型专利权终止以后才进入授权阶段，此时该发明专利申请能否被授予专利《08修正案》对此未作规定。第二，不同的申请人就同样的技术在同一申请日分别提出发明专利申请或者实用新型专利申请的，应当如何解决

就第二个问题而言，世界各国专利法几乎采用了同样的解决方法，即由几个申请人进行协商。能够通过协商达成协议的，按协议办理;不能协商或者协商不成的，驳回每一个申请人提出的专利申请。我国的《专利法实施细则》也是这样规定的。因此，本文将仅针第一个问题进行探讨。

二、一则参考案例

舒学章于1992年2月22日提出一项发明专利申请，并被授予专利权，授权公告日为1999年10月13日。

针对该发明专利，济宁无压锅炉厂于2000年12月22日向专利复审委员会提出无效宣告请求，其理由是：专利号为92106401.2的发明专利技术与其专利申请号为91211222.0的实用新型专利技术为同样的技术，因此，国家知识产权专利局给舒学章授予的专利号为92106401.2的发明专利权违反禁止重复授权原则，⑤应当宣告无效。

专利复审委员会受理了济宁无压锅炉厂提出的该项无效宣告请求后即通知无效被请求人舒学章在指定期限内答复。舒学章认为本发明专利的申请日在实用新型专利公开日之前，本发明专利的授权公告日在实用新型专利权8年有效期限届满、权利终止之后，不存在两个相同专利同时有效的问题。后济宁无压锅炉厂进一步补充陈述了意见，认为其提供附件所涉的实用新型专利和本发明专利是相同主题的发明创造。⑥

三、关于禁止重复授权原则的解读

《08修正案》第4条规定：“同样的发明创造只能被授予一项专利权。”此项规定似乎是明确的，但在具体实践中却很容易产生歧义，本文上举案例“舒学章、国家知识产权局专利复审委员会与济宁无压锅炉厂发明专利权无效纠纷案”则是明证。⑦

专利复审委员会对禁止重复授权原则的解读

专利复审委员会对禁止重复授权原则的解读是：对同一专利申请人而言，如果其先后提出的两项专利申请符合《专利法》规定的其他条件，那么，只要该专利申请人先后获得的两项专利权不同时存在，就不违反禁止重复授权原则。⑧即舒学章的发明专利申请日在其实用新型专利公开日之前，其发明专利的授权公告日在实用新型专利权8年有效期限届满、权利终止之后，不存在两个相同专利同时有效的问题。⑨

根据这样的解读，专利复审委员会于2001年3月26日作出第3209号无效宣告请求审查决定，维持92106401.2号发明专利权有效。该决定认为，本案所涉的第92106401.2号发明专利在授权时，91211222.0号实用新型专利权已经终止，故不存在所述实用新型专利权和被请求发明专利权共同存在的情况。⑩因此，本发明专利权的授予不违反禁止重复授权原则，济宁无压锅炉厂请求宣告本发明专利权无效的理由不成立。

济宁无压锅炉厂不服专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定，在法定期限内向北京市第一中级人民法院提起诉讼。

一审法院支持专利委员会的解读

北京市第一中级人民法院经审理认为：原告济宁无压锅炉厂请求宣告本案所涉发明专利权无效的理由是被请求发明专利权的授予违反了“同样的发明创造只授予一项专利权”的规定。北京市第一中级人民法院认为，禁止重复授权原则应理解为同样的发明创造不能同时有两项或者两项以上处于有效状态的专利权存在，否则即构成法律所禁止的重复授权。11本案所涉92106401.2号发明专利与11222.0号实用新型专利在保护期上有间断，没有同时存在，故不属于重复授权的情况。12

因此，北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第54条第1项之规定，于2001年9月17日以一中知初字第195号行政判决书判决：维持国家知识产权局专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定。

济宁无压锅炉厂不服一审判决，在法定期限内向北京市高级人民法院提起上诉。其上诉理由是一审法院认为“由于本案所涉发明专利在授权时，已授权的实用新型专利权的期限经续展后已经届满，不存在权利人的选择问题”是错误的。

二审法院对禁止重复授权原则的解读

北京市高级人民法院经审理认为：禁止重复授权原则所确立的是同样的发明创造只能被授予一项专利权。重复授权是指同样的发明创造被授予两次专利权，基于同样的发明创造的两项专利权同时存在并不是构成重复授权的必要条件。13一审判决中确认的“只要基于同样的发明创造的两项有效专利权不同时存在，即不构成重复授权”于法无据，且有悖于立法本意。14

我国专利制度的建立，不仅是为了保护专利权人的合法权益，同时也要保护社会公众的利益。专利权一旦终止，从终止日起就进入了公有领域，任何人都可以对该公有技术加以利用。15本案中，济宁无压锅炉厂在先申请并被授权的91211222.0号实用新型专利权已于1999年2月8日因保护期限届满而终止，该专利技术便已进入公有领域。舒学章在后申请的92106401.2号发明专利权因与91211222.0号实用新型专利是相同主题的发明创造，16故在该发明专利于1999年10月13日被授权公告时，相当于把已进入公有领域的技术又赋予了专利权人以专利权，应属重复授权，违反了禁止重复授权的规定。对济宁无压锅炉厂关于92106401.2号发明专利的授权违反“同样的发明创造只能被授予一项专利权”的规定，请求撤销专利复审委员会第3209号无效宣告请求审查决定的上诉请求，应予支持。

综上，专利复审委员会所作出的第3209号无效宣告请求审查决定及一审法院作出的行政判决，认定事实清楚，但适用法律错误，应予撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第61条第1款第2项之规定，北京市高级人民法院于2002年4月22日以高民终字第33号行政判决书判决：一、撤销北京市第一中级人民法院一中知初字第195号行政判决书;二、撤销国家知识产权局专利复审委员会作出的第3209号无效宣告请求审查决定。

对北京市高级人民法院的判决，被请求人不服，向最高人民法院申请再审。

最高人民法院对禁止重复授权原则的解读

最高人民法院审理认为，本案所涉两项专利权本不属于同样的发明创造，即不存在适用禁止重复授权原则的前提事实。但同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的做法是否符合《专利法》上的禁止重复授权原则，始终是本案当事人争议的焦点之一，一、二审判决对此也各执一词，引起了社会上的普遍关注。

本案一审判决认为，禁止重复授权应理解为，“同样的发明创造不能同时有两项或两项以上处于有效状态的授权专利存在”。二审判决认为，“重复授权是指同样的发明创造被授予两次专利权，基于同样的发明创造的两项专利权同时存在并不是构成重复授权的必要条件。”二审判决实际上是认为同样的发明创造只能被授予一次专利权。

1992年《专利法实施细则》第12条第1款和现行2001年《专利法实施细则》第13条第1款规定的“同样的发明创造只能被授予一项专利”，可以理解为是指同样的发明创造不能有两项或者两项以上的处于有效状态的专利权同时存在;在现行的制度安排下，同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，只要两项专利权不同时存在，就不违反禁止重复授权原则。

首先，《专利审查指南》允许同一申请人同时或先后就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，这种做法的形成有其历史原因，虽不尽完善，但客观上有利于申请人选择对其发明创造最为有利的保护方式。其次，《专利法》关于先申请原则和新颖性判断中的抵触申请制度的规定，可以解决不同申请人就同样的发明创造分别提出专利申请的冲突问题。但对同一申请人就同样的发明创造分别提出实用新型和发明专利申请的情形未作规定，立法上为同一申请人保留了一个比较宽松和方便的专利申请选择途径。应当说，《专利审查指南》对于禁止重复授权原则的解释和国务院专利行政部门过去10多年来的有关做法，未违背《专利法》的基本立法精神，未造成专利权人和社会公众利益的重大失衡。相反，这有利于鼓励发明人尽早公开有关发明创造，有利于及时保护有关发明创造，有利于他人避免重复研究和在此基础上及时进行改进创新。再次，这种做法在我国已经实际执行了10多年，如果简单地否定其合法性和合理性，涉及到众多的相关专利的效力，显然不利于对已有的专利或者专利申请的保护。

再审法院进一步指出，如果把重复授权理解为是指同样的发明创造被授予两次专利权，也会造成专利审查与授权的实践操作困难。如在一项发明专利申请提出后公布前的时间段内，他人若就同样的发明创造提出实用新型专利申请并获得授权，此时，如果简单地认为同样的发明创造只能被授予一次专利权，则该发明专利申请就不能被授权，这显然违背了专利授予的先申请原则;如果必须在实用新型专利无效后再授予发明专利权，也会造成实际操作上的困难。

再审法院认为，允许同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的做法也存在一些有待完善的问题。如按照《审查指南公报》第6号的规定，沿用在后申请本身的申请日计算专利保护期，将可能导致对同一技术的专利保护期限变相延长。又如现行《专利审查指南》要求前一专利权自申请日起予以放弃，该专利权视为自始不存在，这在实际上产生了相当于前一专利权被宣告无效的后果，将导致曾依据被放弃的专利权而行使权利行为的法律效力的确认等复杂问题，可能会造成当事人的诉累和权利保护上的实际困难。这些问题，应当通过修改有关规定和进一步明确有关规则加以解决。

最高人民法院最后认定，《专利法》上的禁止重复授权，是指同样的发明创造不能有两项或者两项以上的处于有效状态的专利权同时存在，而不是指同样的发明创造只能被授予一次专利权。

四、对专利复审委员会观点的评析

专利复审委员会对禁止重复授权原则的解读是：对同一专利申请人而言，如果其先后提出的两项专利申请符合《专利法》规定的其他条件，那么，只要该专利申请人先后获得的两项专利权不同时存在，就不违反禁止重复授权原则。

专利复审委员会对禁止重复授权原则理解之关键点在于“有效专利权唯一性”标准，而不是“只能被授予一项专利权”。换句话说，即使是“同样的发明创造”先后被授予了两项或者更多的专利权，只要它们不同时有效存在即可。

专利复审委员会是采用何种方式来解释“同样的发明创造只能被授予一项专利权”这一法律规范，本文作者不得而知，也不能妄猜。但有一点可以肯定，专利复审委员会的这种解释已经偏离了《专利法》条文本身所及的范围。其理由是：《专利法》条文的关键词“只能被授予”而不是“只能有效存在”一项专利权。

根据专利复审委员会的观点，同一专利申请人就同样的发明创造先后提出两项或者多项专利申请，而且在后申请不要求优先权，那么，先后提出的专利申请就是各自独立的，而且允许申请人先被授予实用新型专利权，而后再被授予发明专利权。如果专利申请人被授予发明专利权时，其在先的实用新型专利权尚未届满，以放弃在先实用新型专利权作为条件，就可以被授予发明专利权。现在，在同一申请人被授予发明专利权时，其在先被授予的实用新型专利权已经因保护期限届满而终止，所以，授予发明专利权时，就没有障碍了。

对《专利法》这一条文的解释，不能脱离“只能被授予”应有之义。当同一申请人就同样的发明创造先后提出两项或者两项以上的申请时，先授予实用新型专利权，而后放弃实用新型专利权并选择发明专利权，以及实用新型专利权因保护期限届满终止后再授予发明专利权，都是对“只能被授予”一项专利权的误解。

根据我国《专利法》第44条第2款规定可知，专利权人主动放弃专利权的，自国务院专利行政部门登记和公告后其效力终止，但此前已有的专利权依然存在，并且受保护。因此，同一申请人选择发明专利权而放弃在先的实用新型专利权，即意味着同样的发明创造已经被授予了两项专利权，而不是一项。这也是将“只能被授予”一项专利权误解为“只能有效存在”一项专利权。另一方面，在实用新型专利权终止后再授予发明专利权，这是明显地将同样的发明创造授予了两项专利权，一项是实用新型专利权，一项是发明专利权。专利复审委员会对《专利法》条文作这种解读是缺乏法律依据的。

由此可见，专利复审委员会的解读已经脱离了《专利法》的规定。但是，只要稍作调整就可以做到既符合《专利法》的规定，又能贯彻落实《专利法》允许同一申请人就同样的发明创造先后提出不同的专利申请之精神。这种做法就是由专利权人自己请求专利复审委员会宣告在先的实用新型专利权无效，然后再授予发明专利权。17

也许有人会说，这不是纯粹的文字游戏吗不是的，法律是严肃的，对法律的解释不能超越法律条文应有之义。“只能被授予一项专利权”与“只能有效存在一项专利权”是完全不同的，不能偷换概念。

五、对最高人民法院观点的评析

在我国，最高人民法院是最高审判机关，对法律条文可以作司法解释，以指导各级法院的司法审判实践。但是，最高人民法院对法律作司法解释也应当遵循“不得超越法律本身应有之义”之原则，否则，最高人民法院的司法解释权就变成了变相的立法权。另一方面，作为一级审判机关，最高人民法院在审理具体案件时也可以对具体适用的法律条文进行解释，以适用于具体案件的裁判。

在本案中，最高人民法院组成的本案审判合议庭对“同样的发明创造只能被授予一项专利”的解释则是值得商榷的。例如，该案件的审判合议庭认为，“如在一项发明专利申请提出后公布前的时间段内，他人若就同样的发明创造提出实用新型专利申请并获得授权，此时，如果简单地认为同样的发明创造只能被授予一次专利权，则该发明专利申请就不能被授权，这显然违背了专利授予的先申请原则;如果必须将实用新型专利无效后再授予发明专利权，也会造成实际操作上的困难。”18

该合议庭所举之例的确很现实，但是，宣告这种情况下在先授予的实用新型专利权无效是必然的，不论是在给该发明专利申请授予专利权之前进行该程序，还是在给该发明专利申请授予专利权之后。为了尽快保护在先申请人的合法权益，应当在给该发明专利申请人授予专利权之后，再进行对实用新型专利权的无效宣告程序。然而，这种做法就是为了确保“同样的发明创造只能授予一项专利”之法律原则。被宣告无效的专利权视为自始即不存在，因此，最后的结果是同样的发明创造只被授予上一项专利权。当然，北京市高级人民法院认为同样的发明创造只能被授予一次专利权的观点也是错误。同样的发明创造可以被先后多次授予专利权，但最后的结果只有一项专利权是在法律上存在并受保护的。

最高人民法院的最后认定使人迷惑：同一申请人在先被授予的实用新型专利权难道因为其保护期届满而终止就不是一项专利吗我国现在统计的国务院专利行政部门已经授予的专利权的数量是不是只是指在统计时还有效的专利权答案是否定的。显然，同样的发明创造被授予几次专利权并不重要，重要的是最后有几项专利权是受法律保护的。最高人民法院的最后认定，显然是对法律条文的误解。

六、本文作者的观点

禁止重复授权原则所涉关键点分析

《08修正案》第4条，即新公布的《专利法》第9条规定：“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”对此项规定有以下几种理解：其一，只有“先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的”，才“可以授予发明专利权”。其二，如果先获得的实用新型专利权已经终止，就不必经发明专利申请人选择，直接授予发明专利权。其三，如果“先获得的实用新型专利权尚未终止”，发明专利申请人不进行选择的，不能被授予发明专利权。

对《08修正案》第4条的解读，首先应当采用文义解释，如果抛开法律本身应有之文义而擅自采用扩大解释或者限定解释，是不允许的，最高人民法院也没有对法律自由解释的权利。“同样的发明创造只能被授予一项专利权”这一规定有四个关键点：“同样的发明创造”、“只能”、“授予”和“一项专利权”。

在适用这一规定时，应当以“在我国境内”为限。19在我国境内适用这一规定的前提条件是“同样的发明创造”。对这一前提的判断是纯粹的技术问题，只要有关当事人能够确定几份申请所涉及的发明创造是“相同的”即可。

一旦这一前提条件得以满足，那么紧接着就需要由国务院专利行政部门进行具体审查工作：在对某专利申请完成必要的审查程序进入决定授权阶段时，就需要对在先授予的专利权进行检索，并且还需要考察已经被宣告无效的专利权。一旦发现已有同样的发明创造被授予了专利权，而且是有效的，那么就要依据法律规定作相应的处理：第一，有效专利权的所有人与即将授权的专利申请人为同一人的，且其专利申请日相同的，则通知申请人进行选择声明放弃在先获得的实用新型专利权，选择发明专利权。只有在此种情况下，专利局才“可以授予发明专利权”。该发明专利申请人不愿意放弃在先的实用新型专利权，专利局就不能给该项发明专利申请授予发明专利权。第二，如果在先的实用新型专利权人或者发明专利权人与该发明专利申请人不是同一人的，则作出该项发明专利申请。此处所作的第一种选择是专利法对“重复授权原则”的例外规定，不能将此项规定作扩大解释。

由上介绍可知，本案中对禁止重复授权原则，先后有无效宣告请求人、被请求人、专利复审委员会、一审法院、二审法院和再审法院发表的观点，明显地分为两派：一种观点认为，同样的发明创造不能被先后授予两项或者两项以上的专利权;20另一种观点认为，同样的发明创造不能同时存在两项或者两项以上有效的专利权。21

实际上，法律规定的“同样的发明创造只能被授予一项专利权”所涉及的关键点有四个。

第一个关键点是“同样的发明创造”，这是技术问题，比较容易解决。本文上举案例中的当事人对案件所涉技术是否为同样的发明创造尽管持有不同的观点，但要确定所涉技术是否为同样的发明创造并不难。

禁止重复授权原则所涉的第二个关键点是“只能”。对“只能”的理解也有两种：其一，同样的发明创造在前面已经被授予的专利权尚未被宣告无效之前，在后的专利申请不能被授予专利权。其二，在专利申请已经完成必要的审查程序进入授权阶段时，不必考虑同样的发明创造已经被授予专利权或者是否仍然有效，直接决定给该专利申请授予专利权，然后再以“禁止重复授权原则”或者“冲突申请”为依据启动专利权无效宣告程序，宣告不符合专利法规定条件的在先专利权无效，确保同样的发明创造被授予一项专利权。具体案例中如何做，有关当事人可以灵活掌握。本文上举案例，就是采用适用第二种理解而启动无效宣告程序来确保禁止重复授权原则得以兑现的例子。

禁止重复授权原则所涉及的第三个关键点是“授予”。专利权不能自动产生，只能由国务院专利行政部门依据法律规定的审查程序来授予。这个关键点决定了禁止重复授权原则的直接适用主体是国务院专利行政部门，包括专利审查部门和专利复审委员会。这个关键点意味着判断同样的发明创造“被授予”的专利权是否只有一项，而不是没有“同时存在”两项以上的专利权。专利复审委员会、北京市第一中级人民法院和最高人民法院将“被授予”解释为或者理解为没有“同时存在两项以上的有效专利权”是在这个关键点上出了问题，从而转换为“被授予”的曾经存在的而在给在后申请授予专利权已经终止其法律效力的专利权视为“没有被授予”，因此而得出这样的专利“不是一项专利”的判断，进而得出“再次授予”即为“唯一授予”的一项专利权之结论。这种结论显然是值得商榷的。当然，曾经“被授予”的被宣告无效的专利权则可以视为“没有授予”，此后的授予即是“唯一的授予”。

第四个关键点就是“一项专利权”。对这一个关键点的理解也是多角度的。专利复审委员会、北京市第一中级人民法院和最高人民法院将“一项专利权”理解为“即将被授予的专利权是唯一有效的专利权”，另一种理解为“一项依法授予的并且受法律保护的专利权”，而不考虑在给在后申请授予专利权时其效力是否仍然存在。第一种观点采用的是“有效专利权唯一”标准，第二种观点采用的是“专利唯一性”标准。曾经被授予的后来被宣告无效的专利权因为视为自始即不存在，所以，从法律意义上，它不是专利。但是，曾经被授予但已被放弃和已终止的专利权，则是一项法律意义上的专利。根据“有效专利权唯一”标准，第一种观点是成立的;根据“专利唯一性”标准，第一种观点是错误的。

那么，我们到底应当以何种标准来理解“同样的发明创造只能授予一项专利权”呢根据第三个关键点“授予”可推知，对此条文的理解应当采用专利唯一性标准，而不应当采用有效专利权唯一标准。如果采有效专利权唯一标准，那么，该法律条文就应当是：“同样的发明创造不允许同时存在两项以上的有效专利权。”专利法为什么不作如此规定，而是规定“同样的发明创造只能授予一项专利权”呢

禁止重复授权原则之理论依据

众所周知，专利制度的主要任务之一就是给新的、具有创作高度且实用的发明创造授予专利权，以促进经济、社会和科技的发展。为了完成此项任务，专利制度给发明创造授予专利权，使其发明创造者能够在一定期限内获得保护，以激励其进行创造活动。但是，同样的发明创造不能重复授予专利权，其目的在于鼓励人们进行新的研究。于是，法律不仅要阻止不同的发明人就同样的发明创造分别获得各自的专利权，而且还要阻止同一个发明人就同样的发明创造重复获得专利权。

1854年12月，美国人海顿就其发明的棉布清洗剂向美国专利局长提出专利申请，其后再对此清洗剂稍作改进后，于1855年11月又提出第二份专利申请。结果海顿的两份专利申请都被授予专利权。22 1866年，美国联邦最高法院在SuffolkMfgCov.Hayden一案中作出如下判决：同一个发明人就同样的发明获得两项专利权的，第二项专利权无效。23美国最高法院的这一判决为现代的禁止重复授权原则奠定了基础。此项判决的理论依据是专利激励论，即国家建立专利制度的目的是激励人们进行新的和创造性的研究，同样的发明重复授权将导致宪法规定的“一定期限的”垄断权被延长，最终使人们产生惰性。24

禁止重复授权原则虽然没有写进美国的专利法，但是，美国的现行专利法足以避免同样的发明创造被重复授权。25此后，世界各国专利法明确写入这一原则的不多，但具体的规定足以避免同样的发明创造被重复授权。26例如，我国台湾地区“专利法”第31条所规定的先申请先核准原则，可以防止这种重复授权。

1.台湾地区“专利法”第31条第1款规定，同一发明有两份以上申请案时，仅得就其最先申请者核准发明专利。此项规定的基本含义是：就同样的发明所提出的两份以上的专利申请，不论此两份以上申请人是同一人或者是不同人，只要这几份申请的申请日能够分别先后顺序的，就只能给最先申请者授予专利权，其他申请者不能被授予专利权。

2.如果两份以上专利申请的申请日为相同，不可能分别先后顺序的，则需适用第31条第2款的规定。若两份以上的申请是由不同的申请人提出的，则由这几个申请人进行协商，以确定具体方案。若不能协商或者协商不成，则都不能被授予专利权。若两份以上的申请是由同一个人提出的，则由该申请人进行选择，以确定其中一个申请以获得专利权;不选择的，都不能被授予专利权。

美国1866年联邦最高法院的判决非常明确，第二项专利权无效，而不是由专利权人作选择。根据美国《专利法》规定，专利权的保护期限为17年，自授予专利权之日起计算。27如果允许专利权人选择，专利权人必然选择第二项专利权有效，使其专利权保护期得以实质性的延长。更有甚者，专利权人可以在法律允许的期限内，提出多数申请，获得多项专利权，最后选择最新的专利权。由此而造成的后果，就是使专利权的保护期限得以延长，与国家建立专利制度促进技术公开与创新的目的相违背。

我国台湾地区的规定也是非常明确的，允许同一发明创造者就同样的发明创造先后提出不同的专利申请，但必须在授权前作选择，而不是授权以后作选择。具而言之，不论是实用新型还是发明专利申请先完成审查进入授权阶段，必须在被授权专利权之前进行选择，而不是先授权，等到在后申请完成审查进入授权阶段时再作选择。这样的规定更加科学，更能体现专利制度的公平性和合理性。

本文开篇问题之解答

严格地讲，《08修正案》第4条后半句规定对首先进入授权阶段的实用新型专利申请授予专利权，等到发明专利申请进入授权阶段时，再由专利权人进行选择，这是对禁止重复授权原则的例外性规定。但是，如果在先授予的实用新型专利权已经因保护期限届满后终止而视为此项专利权不存在，再给发明专利申请授予专利权，则是对禁止重复授权原则的违反。

另一种做法，如果该申请人在其发明专利申请即将进入授权阶段之前，如果能够确定其发明专利申请符合专利法规定的条件，在其实用新型专利权期限届满前主动选择放弃在先的实用新型专利权，是否可以让其发明专利申请被授予发明专利权

对这个问题的回答比较复杂，因为《08修正案》第4条后半句规定：“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”对此项规定可以作两种理解：其一，按照“有效专利权唯一”标准，此项规定是指“先获得的实用新型专利权尚未终止”的，才需要该申请人进行选择。现在，既然在先获得的实用新型专利权已经终止，就不必选择了，直接授予发明专利权，因为没有两项有效的专利权同时存在。其二，按照“专利唯一性”标准，而且法律规定是“先获得的实用新型专利权尚未终止”，该申请人才有权选择声明放弃该实用新型专利权。现在，在先的实用新型专利权已经因期限届满而终止了，前面的专利权就成为不可改变的事实，因此，该申请就没有权利选择放弃在先的实用新型专利权，所以，该发明专利申请不能被授予专利权。

上述两种理解中的哪一种符合立法本意呢也许是第一种理解更符合立法者的本意，因为当先获得的实用新型专利权尚未终止，申请人声明放弃在先的实用新型专利权，根据专利权放弃所产生的法律效果来看，被放弃的专利权只是自国务院专利行政部门公告之日起丧失其效力，此前已经存在的权利仍然是有效的。由此所产生的结果就是“同样的发明创造”不能同时存在两项以上的有效的专利权，而不是“同样的发明创造只能被授予一项专利权”。《08修正案》第4条正是看到了其中的矛盾，所以作了例外性规定，但是，对于实用新型专利权已经因保护期届满而终止，则不属于此例外性规定。

注释：

①《专利法实施细则》第13条第1款的规定是“同样的发明创造只能被授予一项专利”，而《08修正案》第4条的规定是“同样的发明创造只能被授予一项专利权”。两者的规定相差一个字，即“权”。而准确的说法应当是《08修正案》的规定。

②《专利法》第9条规定：“两个以上的申请人就相同的发明创造分别提出申请的，专利权应当授予最先申请的人。”适用先申请原则也须符合两个条件：一是两个以上的申请人是不同的人，也不是共同申请人;二是专利申请所涉及的发明创造是相同的。在这种情况下，专利权应当授予最先申请的人。但是，在后的申请人能否也被授予专利权，从此项原则中找不到答案。

③《专利法》第22条第2款后半段的规定是：“也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。”这一规定被人们称为关于冲突申请或者抵触申请而否定在后专利申请新颖性的法律依据。根据此项规定，冲突申请的构成：1.在后专利申请人与在先申请人不是同一人，也不是共同申请人;2.在先专利申请须在在后申请日以后公布。这两个条件必须同时满足，在先专利申请才构成在后专利申请的冲突申请或者抵触申请而否定在后申请的新颖性。

④《专利法》第45条规定：“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。”

⑤此处所指的禁止重复授权原则，是国务院于1992年修订并颁布的《专利法实施细则》和2001年6月15日颁布的《专利法》实施细则所规定的“同样的发明创造只能被授予一项专利”。

⑥参见最高人民法院行提字第4号。

⑦同注⑥。

⑧根据我国现行《专利法》第22条第2款关于“冲突申请”的规定可知，只有不同的申请人分别就同样的技术先后提出的发明专利申请或者实用新型专利申请，才可能产生冲突申请，同一申请人就同样的技术先后提出的发明专利申请或者实用新型专利申请，不产生冲突申请。

⑨本文将此种观点称为“有效专利权唯一性”标准。

⑩显然，专利复审委员会是以“有效专利权唯一性”为标准作出的决定。参见最高人民法院行提字第4号。

11 北京市第一中级人民法院将“同样的发明创造只能被授予一项专利权”理解为“不同时存在两项以上的有效专利权”，即采用“有效专利权唯一性”标准。

12 参见一中知初字第195号行政判决书。

13 北京市高级人民法院对“同样的发明创造只能被授予一项专利权”的理解是：同样的发明创造不能被授予两次专利权。这样的理解被最高人民法院否定，并且提出了一种假设：如果他人就同样的技术在后提出实用新型专利申请，而在先的发明专利申请尚未授予专利权前，若他人的实用新型专利申请被授予专利权以后，在先发明专利申请人就不能被授予专利权。最高人民法院的这种假设显然不能成立，因为根据先申请原则和冲突申请的规定，他人的此项实用新型专利权应当被宣告无效。之所以产生这样的误解，其原因在于北京市高级人民法院所作的这种表达不准确。参见最高人民法院行提字第4号。

14 参见高民终字第33号行政判决书。

15 北京市高级人民法院的这一表述，又遭到了最高人民法院的否定。最高人民法院认为，进入公有领域的专利权并不一定能够被他人自由使用，其理由是该项技术可能仍然属于其他专利权的保护范围。例如，其发明专利被他人改造后提出实用新型专利申请，并被授予专利权。当此项实用新型专利权保护期届满后，其他人仍然不能自由实施此项技术，因为它仍然在另一项发明专利权的保护范围内。显然，北京市高级人民法院的这种表述有漏洞，不严谨。参见最高人民法院行提字第4号。

16 北京市高级人民法院在此使用的“相同主题的发明创造”被最高人民法院批评为是对“同样的发明创造”的混淆，这是两个不同的概念。参见最高人民法院行提字第4号。

17 《专利法》第47条规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在。具而言之，同一申请人在先被授予的实用新型专利权被宣告无效后，在先的实用新型专利权就视为未曾被授予过，从而确保了同样的发明创造只能被授予一项专利权。

18同注⑥。

19 同样的发明创造在不同法域内可以被授予多项专利权，这是由专利权的地域性决定的，实质上是由专利法空间效力的限制决定的。

20 从法律解释角度看，这是对“同样的发明创造只能被授予一项专利权”法律条文的反对解释，是黄金规则解释方法的应用。

21 从法律解释角度看，这是对“同样的发明创造只能被授予一项专利权”法律条文的自由解释。

22 参见THESUFFOLKCOMPANYV.HAYDEN，70U.S.

315，资料来源于：http://supreme.justia.com/us/70/315/case.html。

23 参见ABriefHistoryofthePatentLawoftheUnitedStates，资料来源于：http://www.ladas.com/Patents/USPatentHis-tory.html#fnB30。

24 同注23。

25 参见《美国专利法》第102条。

26我国台湾地区“专利法”没有规定专利唯一性原则，但其第31条规定的先申请先核准原则，就能够解决同样的发明被重复授权的问题。第一，两个以上的申请人就同样的发明分别提出申请的，仅得就最先申请者授予专利权。这一规定不同于我国专利法规定的先申请原则。第二，同日申请的，不论此两个以上申请的申请人为同一人或者不同人，均得对其专利申请作选择，不作选择的，均不授予专利权。

27 美国现行《专利法》规定，专利权的保护期限为20年，自专利申请日起计算。

曹新明