向外国人转让专利的合同未经批准者无效

【关键字】专利转让 专利 合同解除 无权处分

【案情简介】

原告：耿建民、CGG（泰国）有限公司（以下简称CGG公司）

被告：重庆鲍尔成兆量科技有限公司（以下简称鲍尔成公司）

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2006年2月10日，原告与被告签订了《PCT国际专利在泰国转让合同》，合同中记载了如下内容：……本合同转让方拥有型材螺旋缠绕管专利……鉴于本合同受让方对上述专利的了解，希望在泰国获得该专利的申请权并成为专利权人……鉴于转让方同意将其所拥有的前述专利在泰国的专利申请权及专利权转让给受让方。合同内容约定：转让方在收到受让方支付的第一笔转让费后的7日内向受让方交付包括向国际局（中国专利局）递交的全部PCT专利申请文件的复印件、国际局（中国专利局）出具的有关证明文件、指定局（泰国国家专利局）的授权文件在内的全部专利资料；双方在资料交付后的20日内到泰国专利局办理著录事项变更……。同时还约定了转让费的支付方式。同年5月16日双方对原合同条款作出了修订和补充，签订了两份补充协议书，其中约定：由转让方向受让方无偿提供缠绕机样机一台，该设备出口及在中国境内产生的费用由转让方承担，在泰国境内的进口及运输等费用由受让方承担等条款。后CGG公司在泰国成立。2006年1月25日耿建民向被告支付了第一笔专利转让费1.2万美元。但合同签订至今，被告除向原告交付了缠绕机样机一台外，未向原告交付合同约定的任何专利相关资料。庭审中双方共同认可，由于泰国不是PCT成员国，双方变更了合同，由被告配合原告在泰国直接以CGG公司的名义申请专利。但关于合同变更后的履行情况，被告称已协助CGG公司进行了申请并且该专利在泰国正处于公告期；原告称由于被告提供的手续不全等原因，该专利申请在泰国已被驳回，由于合同已无法履行，原告遂诉至本院。

原告耿建民、CGG公司共同诉称，型材螺旋缠绕管专利的专利权人系陈仪清而非被告，被告与原告签订合同系无权处分行为，合同应当归于无效。并且，按照《专利法》及其实施细则相关规定，中国单位或者个人向外国人转让专利申请权或者专利权的，必须经国务院主管部门批准。被告从未履行相关批准手续，合同因违反法律法规的强制性规定也应当归于无效。被告应当对合同无效给原告造成的损失，即CGG公司创办至今所产生的营运费用承担全部责任。请求判令：1、确认双方签订的《PCT国际专利在泰国转让合同》及两份补充协议无效；2、被告返还专利转让费1.2万美元，折合人民币99600元；3、被告赔偿原告经济损失4394120泰铢，折合人民币976471元，两项合计1076071元人民币；4、被告承担本案全部诉讼费用。

被告重庆鲍尔成兆量科技有限公司（鲍尔成公司）辩称：1、合同系其与CGG公司签订。耿建民是作为CGG公司的代表人在合同上签字，并非合同相对方，不是本案适格原告。2、合同所涉专利原申请人系鲍尔成公司的股东陈仪清，但陈仪清同意将其专利转给鲍尔成公司，合同应属有效。合同未履行的原因在于泰国非PCT成员国，但我方已配合CGG公司在泰国直接申请专利，CGG公司亦已在泰国实施该专利技术获利。3、合同约定专利转让费首期应当支付1.5万美元，但原告仅支付了1.2万美元，应属违约行为。4、原告CGG公司的营运费用与合同无关，更与我司无关，不应当由我司承担。请求驳回原告的诉讼请求。

【裁判要点】

法院认为，耿建民并非合同相对方，不享有合同实体权利义务；双方在签订合同时对于无权处分的状态均无异议，且不构成《合同法》第52条第2项所称“恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益”的行为，因此被告的无权处分行为不影响双方专利转让协议的效力，但变更前后的专利转让协议双方均至今未办理相关批准手续，应当认定该协议未生效；原告要求解除合同可以允许。据此，法院依据《中华人民共和国民法通则》第一百一十五条，《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第九十四条、第九十七条，最高人民法院《关于适用若干问题的解释（一）》第九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条、第一百二十八条之规定，判决如下：

一、《PCT国际专利在泰国转让合同》（包括双方协议变更后的合同）及两份补充协议自本判决生效之日起解除。

二、被告重庆鲍尔成兆量科技有限公司于本判决生效之日起五日内返还原告CGG（泰国）有限公司1.2万美元（按照原告向被告交付该款项当日的人民币对美元汇率折算人民币予以返还）。

三、驳回原告耿建民的全部诉讼请求。

四、驳回原告CGG（泰国）有限公司的其他诉讼请求。

本案案件受理费14484.20元，由被告重庆鲍尔成兆量科技有限公司负担。

【争议焦点】

涉案专利转让合同主体为谁、合同效力如何以及与之相应的法律后果的承担

【法理评析】

本案系因专利转让合同的履行而引起的纠纷，法庭审理主要围绕着该合同的主体、合同效力如何以及相应责任如何承担的判定而展开，因此在分析该案件时也需要从这几个方面来梳理线索：

首先，对于“关于《PCT国际专利在泰国转让合同》（包括双方协议变更后的合同）及两份补充协议的主体问题”的判定。

所谓民事诉讼主体资格是指在民事诉讼中作为原告或者被告以及第三人的资格。对于合同纠纷，合同的当事人以及与合同有直接利害关系的第三人可以对合同的相关权利提起诉讼。判断当事人适格需要从如下几个方面入手：首先，需判断当事人是否具备诉讼权利能力，这是基本前提；其次，判断当事人是否具有诉讼实施权；再次，根据原告起诉时的主张和声明判断，起诉者是否与系争标的有着直接的利害关系。

在本案中，根据双方当事人签订的合同内容来看，专利转让合同的当事人为：鲍尔成公司和CGG公司，耿建民是作为CGG公司的代表人而存在，其行为应当归属于其所代表的CGG公司的行为，其在协议上的受让方处签字以及向鲍尔成公司支付首笔专利转让款的行为，均系代表CGG公司所为。因而专利转让的法律关系主体为鲍尔成公司和CGG公司。根据合同的相对性，耿建民作为合同之外的第三人，行为归属于公司行为，不享有合同的实体权利义务，因而不具备合法的原告主体资格，法院受理后判决驳回其诉讼请求是适当的。

其次，对于“涉案专利转让合同的效力”的判定。

所谓无权处分是指无权处分的人处分他人财产，并与相对人订立转让财产的合同。无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。未取得追认的无权处分合同并不当然无效，要视第三人的善意与恶意而分别作出评判。

在本案中，由于《PCT国际专利在泰国转让合同》首页已明确载明专利权人为陈仪清，由此可知双方签订合同时的真实意思应是由陈仪清将其所拥有的涉案专利申请权及专利权转让给鲍尔成公司，再由鲍尔成公司转让给CGG公司。双方在签订合同时对该无权处分的状态并无异议，因此被告的无权处分行为不影响双方专利转让协议的效力。但是根据我国法律中关于专利转让的相关规定可知，中国单位或者个人向外国人转让专利申请权或者专利权的，必须经国务院有关主管部门批准，对于需要办理相关手续的合同而言，手续的办理是合同生效的必要条件，故不具备相关要件的合同就是无效合同。本案涉及的合同及补充协议直至法院审理时仍未办理相关手续，故该合同虽然成立，但尚未生效。

最后，对于“合同是否应当解除以及由此的法律后果”的判定。

由上述描述所知，双方当事人之间签订的合同直至审理期间仍未办理相应的审批手续，因而其效力仍然无法得到认可，因此原告要求解除合同的请求能够得到支持。合同解除后，可以采取恢复原状、赔偿损失等措施。

在本案中，原告已经支付被告的专利转让费1.2万美元，理应由被告返还原告，这是恢复原状的表现；原告提出的赔偿损失的要求，由于无足够证据支持，因而法院无法支持其相关诉请。

【法律风险提示及防范】

法律界网站提示：对于法律规定需要经过有关部分批准或者办理相关登记手续的合同而言，这些登记或者批准手续是合同生效的必要条件，当事人应当及时履行，以免无法达到合同的目的。无权处分的合同未经权利人的认可或者追认，并不必然导致无效，应当以现代民法之鼓励交易和利益平衡原则为基本精神，区分第三人的善意与恶意而分别作出评判。

【法条链接】

1.《中华人民共和国民法通则》

第115条‌ 合同的变更或者解除，不影响当事人要求赔偿损失的权利。

2.《中华人民共和国合同法》

第8条 依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。

依法成立的合同，受法律保护。

第44条 依法成立的合同，自成立时生效。

法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。

第94条 有下列情形之一的，当事人可以解除合同：

（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；

（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；

（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；

（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

（五）法律规定的其他情形。

第97条 合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复